解读年度全国法院知识产权法院典型案例“男士”商标案
摘要：商标权的行使并不能妨碍社会公共利益，注册商标中含有公共领域中的描述性信息的，无权禁止他人对注册商标中所包含的描述性信息进行正当使用，因为该种使用本质上属于非商标意义上的使用。
案件来源：
1、一审案号：（2015）穗南法知民初字第178号
2、二审案号：（2015）粤73民终249号
3、无效宣告案号：商评字[2016]第0000043632号
（一）“男士”商标无效宣告案解读
超凡在代理“男士”商标无效宣告案件时主张的观点是：“男士”商标用在“牙刷、电动牙刷”等商品上直接表述商品所面向消费者群体的信息，并且性别（男士、女士）又是消费者市场划分的重要因素和依据，用作商标不能够起到识别商品来源的作用，申请注册缺乏商标应有的显著性要求。按性别划分市场的方法早已应用于服装、化妆品、杂志、香烟、日用品等行业，“男士”作为一类消费群体，不同的生产厂家均生产、销售多款男士牙刷。同时，“男士”这一词汇向消费者传递了产品的功能用途信息，如果词汇“男士”作为公共资源类的商标被他人所占有，不利于营造公平的竞争环境，影响行业的健康发展。因此，第7763084号“男士”商标（以下简称“争议商标”）的注册违反了2001年《商标法》第十一条第一款（一）（二）（三）项的规定，应当依法被宣告无效，最终商标评审委员会认定，“男士”商标违反2001年《商标法》第十一条第（二）（三）项的规定予以支持我方的代理观点。另外，超凡同时代理了本案申请人诉纳爱斯公司的侵权案件，因此对该案提交了加快审理的申请，对正在进行的侵权案件起到了非常积极的作用。
本案涉及广东雪洁日化用品有限公司注册的第7763084号“男士”商标如下：
商标评审委员会认定：争议商标的文字“男士”使用在指定商品上，属于仅直接表示指定商品的消费对象特点的文字，易使相关公众认为系对消费受众的限定或指示，而不易将其作为商标进行识别，难以起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有的显著性，构成2001年《商标法》第十一条第（二）（三）项的规定，争议商标予以无效宣告。
本案没有认定“男士”是“牙刷、电动牙刷”等产品的通用名称的原因主要是：商品/服务的通用名称是指在某一范围内约定俗成，被普遍使用的某一种类商品（服务）的名称。商品（服务）的通用名称包括规范的商品（服务）名称，约定俗成的商品（服务）名称，商品（服务）的俗称和简称。例如，“彩色电视接收机”是规范的商品名称，而“彩电”则是简称；又如，“自行车”是规范名称，而“单车”则为俗称。酒类产品的通用名称包括：曲酒、特曲、大曲、二曲、三曲、烧酒、二锅头、酿、米酒、高粱酒、山楂酒、苹果酒、梨酒、黑加仑酒、人参酒、威士忌、白兰地等。争议商标的文字“男士”使用在“牙刷、电动牙刷”等产品上不属于本商品的通用名称、图形、型号，不属于2001年《商标法》第十一条第一款第（一）项所规定的情形。
（二）“男士”商标侵权案解读
原告：广东雪洁日化用品有限公司
被告：纳爱斯集团有限公司、广州市人人乐商业有限公司、广州市人人乐商业有限公司大石购物广场
纳爱斯集团有限公司使用的产品图片：
原告诉称是一家专注与牙刷产品的研发制造与销售的公司，其生产的产品在中国拥有很高的知名度。2015年6月2日，原告申请公证处进行证据保全，对被告广州市人人乐商业有限公司大石购物广场处公证购买“纳爱斯男士牙刷”一个，原告认为纳爱斯集团有限公司实施了生产、销售侵犯原告商标权的产品行为，广州市人人乐商业有限公司和广州市人人乐商业有限公司大石购物广场实施了销售行为，侵犯了其“男士”商标权。据此认为三被告故意侵犯原告商标专用权，获得非法利益，应当依法承担赔偿责任。原告诉至法院请求判令三被告停止侵权行为并连带赔偿10万元。
一审法院（2015）穗南法知民初字第178号的原文判决截图如下：
一审法院认为：被告对原告的第7763084号商标提起了无效宣告，并据此向法院提出中止审理的申请，但现行法律并未将申请注册商标无效作为中止的法定事由，故对于原告的中止申请不予支持。“男士”并不能单独作为指示牙刷商品的通用名称，且“男士牙刷”也不能成为商品的通用名称。“男士”本身含义是指男性，具有指示该产品适用消费群体的作用，其并不能成为商品的通用名称。被控侵权产品包装上“男士”明显突出使用，处于显著位置，客观上产生识别商品来源的作用，已经具有商标的功能，属于商标性使用。被告突出使用“男士”文字，已经超出正当使用的范畴，不能认定为正当使用，从普通消费者的一般注意力看，容易造成混淆，并可能造成误认误购的结果。
最终认定被告构成侵权，根据原告的申请，综合考虑原告注册商标的知名度，被告纳爱斯公司的侵权性质、范围、程度、危害结果等因素，被告纳爱斯公司应当赔偿原告经济损失及合理支出共计6万元，其他两被告在1万元的范围内承担连带赔偿责任。
被告不服，二审纳爱斯集团有限公司、广州市人人乐商业有限公司大石购物广场提起上诉。二审法院审理后认为：相对于“男士”标识，被告在被诉侵权产品上已突出使用其自有注册商标（
、
）。被告的商标是以通用的文字构成，有其本来含义，被告在自己商品上使用“男士”标识是用于描述自己商品的消费对象即男士（男人）。原告的“男士”商标未经长期使用而具有较高知名度，纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用男士标识并无攀附的恶意。被告在被诉侵权产品上使用『男士』标识不容易造成相关公众混淆和误认。因此，“男士”标识直接描述商品的消费对象，不具有区分商品来源的作用，被告的行为属于正当使用，不构成侵权，据此判决撤销一审判决，驳回原告的一审诉讼请求。
（三）理论探讨
通常所说的商标“非商标性使用”的认定法律是怎么规定的呢？《商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该条文规定的是对注册商标的合理使用或者描述性使用，实际上就是对商标标志的非商标性使用。
商标是区别商品来源的标记，识别性是商标的基本功能，由此决定了法律对商标的基本要求是其应当具有显著特征，以便于社会公众识别。依照《商标法》第五十九条规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，以及其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。如果这些标志，经过使用取得显著特征，并便于识别的，则可以作为商标注册。在此种情形下，原本属于社会成员自由使用的社会公共资源，因注册人取得了注册商标专用权而可能产生使用上的冲突。因此，法律有必要对此类注册商标专用权人的权利做出限制，即注册商标专用权人无权禁止他人正当使用属于公共资源的词汇。
在本案中，纳爱斯公司在被诉侵权商品上使用了自己的注册商标“
”或“
”商标，没有将“男士”标识作为被诉侵权产品的商标使用，应当认定纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识属于法律意义上的正当使用。主要理由如下：
（1）纳爱斯公司在被诉侵权商品上使用其自有的注册商标，被诉侵权产品的外包装正面标注有纳爱斯公司的“
”注册商标，且字体较大；在产品的外包装背面标注有“
”和“
”注册商标，纳爱斯公司在被诉侵权商品上使用的商标已有区别商品来源的作用。判断一个标识是否属于商业性的使用，应当将构成该标识所有组成部分作为一个整体来进行比较和判断。纳爱斯公司将“
”注册商标与“男士”标识以及“牙刷”字样一次挨着排列在一行，且这一行标识位于牙刷外包装上部的中间部位，其中“
”注册商标的字体远远大于“男士”标识（详见前面产品图片）。
（2）纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识是用于描述自己商品消费对象的特点。当注册商标以通用的文字、图形作为商标标识时，该商标除了具有揭示商品或者服务来源的含义外，还具有本来的含义，他人如果在该商标标识的本来含义上使用该注册商标要素，不构成对注册商标专用权的侵犯。
首先，雪洁日化公司的“
”商标是以通用的文字构成，“男士”并非是臆造性词汇，除了作为商标要素使用外还有其本来含义，而“男士”一词的本来含义在公共领域中供公众广泛自由使用：在社会生活中，“男士”被广泛用于区分人类的性别；具体在商业活动中，“男士”被广泛用于区分商品或服务的消费对象，用于区别女性消费者。
其次，纳爱斯公司使用“男士”标识用于描述该商品的消费对象---男士（或男人）。在商业领域中的消费者市场上，特别是服装、化妆品等日常生活用品中，不同性别的消费者会有不同的消费方式、生活情趣、审美观点等，因此，对同一商品也会有不同的消费需求。纳爱斯公司将其涉案商品（牙刷）的消费者区分为男士和女士两类，或者分成男士、女士和儿童三类，并根据牙刷手柄的大小以及牙刷毛的粗细等消费需求，而采取的不同的设计特点，用“男士”标识标注于适用于男性消费者的牙刷；并且被诉侵权产品包装上有“专为男士设计”等文字说明。因此，该“男士”标识直接标识牙刷的适宜消费对象，是对商品的特点进行直接描述，而不是指示其商品的来源。事实上，目前消费市场上，有多家企业生产销售牙刷都标注“男士”、“女士”等字样来区分产品的消费对象。
另外，雪洁日化公司的“
”商标未经过长期使用而获得其固有显著性，并且并没有被相关公众所认可的效果。认定使用“男士”标识为商标性使用有违公平与诚实信用原则。正当使用要保护的是竞争者正当描述产品的权利，这种权利不因某描述性标识被他人注册为商标而受到损害。如果排除“男士”标识的正当使用，不但让相关公众无从借此区分牙刷产品的不同的来源，而且还可能阻止其他牙刷经营销售者使用“男士”这一描述性标识，显然，这样有违公平和诚实信用原则。
（3）纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识并无任何的恶意。
如前所述，纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识并没有攀附雪洁日化公司“
”商标的故意。在被诉侵权产品外包装正面的显著位置，“
”注册商标远远大于“男士”标识，突出使用其“
”注册商标；在产品外包装的背面，标注有“
”和“
”注册商标早于“
”商标，纳爱斯公司的注册商标使用时间更长。其次，尽管“
”、“
”注册商标没有在涉案的牙刷产品上被认定为驰名商标，但早在2005年国家工商总局商标评审委员会已经在肥皂、香皂商品上认定“
”商标为驰名商标。2012年11月至2015年11月“纳爱斯牌”香皂、牙膏被认定为浙江名牌产品。而雪洁日化公司并没有举证证明其“
”注册商标的知名度或者该公司对“
”注册商标的宣传广告投入。“
”商标的知名度要比“
”注册商标的知名度大。如果一个知名度较大的商标去攀附一个知名度不高的商标，明显不合常理。因此本案广东知识产权法院不予认定纳爱斯公司攀附雪洁日化公司“男士”商标的故意。
（4）纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识不容易造成相关公众的误认或混淆。判断纳爱斯公司被诉侵权产品上对“男士”标识使用行为和使用方式是否会让相关公众对该产品的来源产生误认或混淆，一般包括两种情形：一是相关公众误认为标注有“男士”标识的被诉侵权产品来源于雪洁日化公司；二是误认为被诉侵权产品来源与雪洁日化公司存在某种特定的联系。但是本案并不属于上述情形。
首先，纳爱斯公司在被诉侵权产品上已经突出使用其“
”注册商标，且使用的“男士”标识与“
”注册商标及“牙刷”字样紧挨着横排在一起，而“
”商标中的“男士”通用词汇为竖排。被诉侵权产品的外包装上标有纳爱斯公司的名称、集团地址、咨询电话、邮政编码、网址等信息，相关公众通过这些信息足以识别商品的来源。
其次，雪洁日化公司的“
”商标识别功能显著性低。“男士”标识使用在指定商品上，属于仅直接指定商品消费对象这一特点的文字，不易将其作为商标进行识别。根据“
”商标的注册、使用时间以及雪洁日化公司对该商标的宣传广告投入，“
”商标还没有形成其识别功能的固有的显著性。因此，以一般相关公众的认知，在牙刷上看到“男士”标识，容易让相关公众认为系对消费对象的限定或指示，更容易被理解为该牙刷为男士（男人）所用，而不易被联系为雪洁日化公司生产销售的商品。
（四）总结
商标权是一项绝对权，但商标权的行使并不能妨碍社会公共利益。商标权的范围，是不能跨越到语言和时间这样的公有领域从而影响公众利益的。“男士”这个名词，已经成为了家喻户晓，约定俗成的通用词汇。本身属于“牙刷、电动牙刷”等产品上的公共领域的词汇，“男士”一词不能为某一家商事主体所独占。注册商标中含有公共领域中的描述性信息的，无权禁止他人对注册商标中所包含的描述性信息进行正当使用，因为该种使用本质上属于非商标意义上的使用。无效宣告的裁定生效后，一审原告作为牙膏生产企业将不能独占“男士”标识，也不能以其它牙膏生产企业使用“男士”为由提起商标侵权诉讼。（作者：郑立霞，超凡知识产权服务股份有限公司）
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